Recentelijk zijn er twee uitspraken gewezen door de Rechtbank Amsterdam, die kunnen worden toegevoegd aan het arsenaal aan “dealerjurisprudentie”. Dat wil zeggen, rechtspraak over het gebruik van woord- en/of beeldmerken door niet-officiële dealers. Vaak gaat het om autodealers, maar ook in de fietsenbranche wordt op dit punt gestreden.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
De uitspraken zijn: Rechtbank Amsterdam, 23 mei 2007, HA ZA 04-2822, N.V. Subaru Benelux c.s. tegen Automobielbedrijf A c.s. en Rechtbank Amsterdam 23 mei 2007, LJN: BA6820: Subaru c.s. tegen Coöperatie Cosis.
In de dealeruitspraken staat eigenlijk altijd de vraag centraal of de niet-officiële dealer (dat kan bijvoorbeeld zijn een dealer in occasions of een specialistische reparateur) door het gebruik van een woord- en/of beeldmerk (logo) inbreuk maakt op de merkrechten van de producent. Meer specifiek dient te worden bekeken of door het gebruik van het merk de indruk wordt gewekt bij het publiek, dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de niet-officiële dealer.
De basis: BMW/Deenik
Een belangrijk voorbeeld van een zaak over merkgebruik door een niet-officiële dealer is de BMW/Deenik-zaak (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW/Deenik).
Het ging in die zaak om het volgende. BMW AG verkoopt auto’s via een netwerk van officiële dealers. De dealers mogen voor hun bedrijfsuitoefening het BMW-merk gebruiken, maar zij dienen bij de door hen verleende service en garantie alsmede bij de verkoopbevordering de hoge kwaliteitsnormen te respecteren die BMW noodzakelijk acht.
Deenik is een garagehouder, die zich heeft gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands auto’s van het merk BMW alsmede in de reparatie en het onderhoud van auto’s van dit merk. Hij is niet aangesloten bij het dealernet van BMW.BMW stelde dat Deenik in het kader van zijn bedrijfsuitoefening, in advertenties, ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van het BMW-merk of althans van daarmee overeenstemmende tekens. BMW wil Deenik verbieden in advertenties, reclame-uitingen of andere aankondigingen dan wel op enige ander wijze voor of in verband met zijn onderneming gebruik te maken van het BMW-merk of van enig daarmee overeenstemmend teken.
De Rechtbank oordeelde in deze zaak, dat een aantal uitlatingen van Deenik in zijn advertenties ongeoorloofd gebruik van het BMW-merk opleverde, omdat die uitlatingen de indruk konden wekken dat zij afkomstig waren van een onderneming die gerechtigd was dit merk te voeren, dat wil zeggen een onderneming die deel uitmaakt van het dealernet van BMW. De Rechtbank verbood hem daarom het BMW-merk aldus te gebruiken. Naar het oordeel van de Rechtbank mocht Deenik echter wel in advertenties uitlatingen bezigen als „reparaties en onderhoud van BMW”, omdat daarin op voldoende duidelijke wijze tot uiting kwam dat deze uitlating alleen betrekking had op waren van het merk BMW. Voorts achtte de Rechtbank uitlatingen geoorloofd als „specialist in BMW” of „gespecialiseerd in BMW”, op grond dat door BMW niet was betwist dat Deenik specialistische ervaring in BMW’s had, en het niet aan BMW stond uit te maken wie zich specialist in BMW’s mocht noemen. De Rechtbank wees de door BMW ingestelde schadevordering af.
BMW is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem en heeft onder meer een verklaring voor recht gevorderd, dat Deenik, door in advertenties uitlatingen te doen als „reparaties en onderhoud van BMW” en zich voor te doen als „specialist in BMW” of „gespecialiseerd in BMW”, inbreuk maakt op haar merkrechten. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd, waarna BMW op 10 november 1995 tegen dit arrest cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingesteld.
De Hoge Raad heeft vervolgens vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van de Merkenrichtlijn. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk is in de zin van art. 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104).
Het HvJEG oordeelde verder, dat art. 5 Rl. niet toestaat dat de merkhouder een derde verbiedt om van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van de waren voorzien van dit merk verricht, die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.
Andere jurisprudentie:
Na de BMW/Deenik-uitspraak is er nog een aardige stroom aan rechtspraak gekomen, waarin de regel uit het BMW/Deenik-arrest wordt toegepast. Daarbij komen vragen aan bod als: Mag een derde het merk gebruiken in een domeinnaam? Mag een derde op de gevel van zijn garage een bord hangen met bijvoorbeeld “Merk X Specialist”.
Zonder uitputtend te zijn, kan ik wijzen op de volgende uitspraken (afgezien van de uitspraken die in dit artikel al aan bod komen):
- Hoge Raad, 8 december 2000, C98/375HR, Rover/RobelcoCar;
- Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 25 september 2002, 02-451, Ford/Axit (deel I);
- Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 31 oktober 2002, 02-451, Ford/Breda (deel II);
- Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar, 31 juli 2003, 207/2003 Subaru/Schot Automobielbedrijf;
- Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden, 30 oktober 2003, 03/281 Bikemotion/Batavus;
- Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 december 2003, 03/1154 MWH Kettler BV/Tuinhuis BV;
- Rechtbank Breda, 14 januari 2004, 02-1037 DaimlerChrysler/Handelsonderneming M;
- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 22 april 2004, nr. 04/260 Subaru/Automobielbedrijf A. c.s.;
- Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005, 905/04 en 926/04, Automobielbedrijf A c.s. tegen Subaru;
- Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 mei 2006, 04-2610, Porsche AG/Ekris Veenendaal;
Recente Subaru-uitspraken
Opvallend is dat Subaru in een belangrijk deel van de uitspraken figureert.
Kom ik terug bij de recente uitspraken van de Rechtbank Amsterdam inzake Subaru.
In die uitspraken kwam (onder meer) aan bod, de vraag of het gebruik van een beeldmerk (logo) door een niet-officiële dealer aangemerkt moet worden als merkinbreuk. De Rechtbank oordeelde in beide gevallen dat er sprake is van merkinbreuk. Ook kwam het gebruik van het woordmerk aan bod.
Subaru vs Automobielbedrijf A c.s.
In de zaak Subaru vs Automobielbedrijf A. c.s. overwoog de Rechtbank het volgende:
“5.19. Gelet hierop is de rechtbank met Subaru c.s. van oordeel dat louter door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-)beeldmerk van Subaru in de autobranche, de gebruiken binnen die branche in aanmerking genomen, de indruk kan worden gewekt dat A c.s. zijn aangesloten bij de Subaru-dealerorganisatie of dat een bijzondere band tussen hen bestaat. Het feit dat A c.s. in hun reclame-uitingen vermelden dat zij in het samenwerkingsverband Cosis opereren, doet hier niet aan af, nu het publiek niet geacht kan worden te weten wat dit samenwerkingsverband inhoudt. Het wijzen op een samenwerkingsverband kan zelfs de indruk versterken dat het zou gaan om een tot het distributienet van Subaru behorende dealer. 5.20 Op grond van het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat het gevaar bestaat dat A c.s. door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-) beeldmerk de indruk wekken dat zij behoren tot het distributienet van Subaru c.s., dan wel dat anderszins een commerciële band bestaat tussen A c.s. en Subaru c.s. Derhalve mogen gedaagden niet de hiervoor onder 2.1 d en e weergegeven beeldmerken of het onder 2.1 b weergegeven (woord-)beeldmerk SUBARU gebruiken.”
Het gebruik van het woordmerk is in beginsel wel toegestaan volgens de Rechtbank:
“5.21.Dat ligt anders ten aanzien van het woordmerk. Het gebruik van het woordmerk is in beginsel noodzakelijk om aan het publiek kenbaar te maken om welke auto’s het gaat. Het gebruik van het woordmerk Subaru is dan ook in beginsel toegestaan, zeker indien dat in combinatie met de woorden “specialist in” geschiedt. Dat is anders indien het woordmerk op zodanige wijze wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat A c.s. zijn aangesloten bij de dealerorganisatie van Subaru c.s.”
Subaru vs Cosis
In de zaak Subaru vs Cosis wordt (onder meer) geoordeeld over de vraag of door het gebruik van woord- en beeldmerken in een brochure de indruk wordt gewekt dat er sprake is van een commerciële band. Het oordeel is in dit geval overigens in het kader van een mogelijke schending van een vaststellingsovereenkomst.
De Rechtbank oordeelde als volgt:
“4.16. Bij de beoordeling van de vraag of Cosis met het gebruik van de woord- en/of beeldmerken van Subaru in de brochure de ongeoorloofde indruk heeft gewekt dat er een commerciële band tussen Cosis en Subaru c.s. bestaat, worden de navolgende omstandigheden van belang geacht.
a. Cosis maakt in de brochure zowel gebruik van het beeldmerk van Subaru c.s. (ovaal met zes sterren) als van het woordmerk SUBARU. In het algemeen zal beeldmerkgebruik naast woordmerkgebruik tot het oordeel leiden dat de indruk wordt gewekt van het bestaan van een commerciële band. Het beeldmerk zal immers veelal door erkende distributeurs gebruikt worden als teken van authenticiteit van auto en distributeur. Alhoewel de beeldmerken in deze brochure relatief klein zijn afgebeeld, neemt dat niet weg dat ook in dit geval deze indruk kan worden gewekt. Dat is niet anders door dat het samenwerkingsverband Cosis wordt genoemd, zij het slechts, in verhouding tot de afgebeelde auto’s en merken, in niet erg opvallende, minder in het oogspringende geschreven tekst, alsmede in kleine lettertjes onder de adreslijst van de diverse dealers.
b. Cosis maakt in de brochure reclame voor nieuw op de markt gebrachte auto’s en spreekt over een introductieshow. In zijn algemeenheid worden nieuw geïntroduceerde automodellen van een bepaald merk veeleer bij officiële dealers aangeboden. Dit brengt mee dat bij potentiële klanten sneller de indruk wordt gewekt dat de brochure afkomstig is van Subaru c.s. of van aan haar gelieerde ondernemingen en zeker indien, zoals hier het geval is, de nadruk niet primair op de eigen organisatie wordt gevestigd ten einde eventuele verwarring bij het publiek tegen te gaan.
c. In de brochure is een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van Cosis-leden opgenomen. Mede nu het als onvoldoende betwist ervoor moet worden gehouden dat een groot aantal van de in deze lijst vermelde leden vroeger wel officiële Subaru-dealers zijn geweest en sommige leden ook officiële dealers zijn van andere merkauto’s, kan deze lijst een indruk wekken van een landelijk dealernetwerk, en kunnen potentiële klanten eerder in de veronderstelling komen te verkeren dat de brochure afkomstig is van een aan Subaru c.s. gelieerd aantal dealers.
d. In de brochure is gebruik gemaakt van de kleurencombinatie blauw/geel. Door Cosis is niet betwist dat deze kleuren tot medio 2003 kenmerkend zijn geweest voor de Subaru-dealerorganisatie. Dat dit mogelijk niet van begin af aan het geval is geweest, doet hieraan niet af. Dat de kleurencombinatie blauw/geel verder niet als merk is gedeponeerd doet niet eraan af dat het gebruik maken van deze kleurencombinantie één van de elementen kan zijn die meebrengen dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat zij van doen heeft met een aan Subaru c.s. gelieerde onderneming.
4.17. Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang met elkaar beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat Cosis met de brochure de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Cosis en Subaru c.s., en dat Cosis daarmee in strijd handelt met artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst.”
Conclusie uit deze recente uitspraken:
Het gebruik van een beeldmerk/logo wordt in beginsel niet toelaatbaar geacht, omdat in het algemeen beeldmerkgebruik tot het oordeel zal leiden dat de indruk wordt gewekt van het bestaan van een commerciële band.
Dit is ook al eerder uitgemaakt in:
- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 22 april 2004, 04/260 Subaru/Automobielbedrijf A. c.s.
- Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 mei 2006, 04-2610, Porsche AG/Ekris Veenendaal.
In het hoger beroep van de voornoemde uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 22 april 2004,werd door het Gerechtshof Amsterdam juist weer gezegd dat het gebruik van een beeldmerk door een niet-officiële dealer niet in beginsel tot merkinbreuk aanleiding geeft (Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005, Automobielbedrijf A c.s. tegen Subaru, 905/04 KG en 926/04 KG (gevoegde zaak), zie hier:
“6.12 Naar het voorlopig oordeel van het hof is louter het gebruik van die beeldmerken bij het kenbaar maken door Van As c.s. dat zij de reparatie en het onderhoud van auto’s van het merk Subaru verrichten, dan wel dat zij gespecialiseerd dan wel specialist zijn in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die auto’s in zijn algemeenheid onvoldoende om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tussen hen en Subaru c.s.”
Afwachten dus of er nog hoger beroep komt in de bodemprocedures waarin de Rechtbank Amsterdam net uitspraak heeft gedaan. Wellicht dat in hoger beroep het Gerechtshof er (opnieuw) anders over denkt.
mr. Evert van Gelderen is advocaat bij De Gier | Stam & Advocaten.