Het zat er al een tijd aan te komen, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. De .xxx domeinnaam extensie zal binnenkort haar intrede doen en opengaan ter registratie. Zoals de extensienaam al doet vermoeden is deze vooral bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de “adult entertainment” industrie. U begrijpt dat niet alle merkhouders blij zijn met de komst van deze nieuwe extensie, de meeste merkhouders willen immers niet geassocieerd worden met content voor volwassen.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Om deze ongewenste associatie te voorkomen is er de zogenaamde Sunrise opt-out regeling voor de .xxx domeinnaam extensie in het leven geroepen. Merkhouders kunnen een Sunrise aanvraag indienden vanaf 7 september tot 28 oktober, als deze aanvraag succesvol is dan zal de .xxx domeinnaam die correspondeert met het betrokken merk geblokkeerd kunnen worden op de registratie lijst.
Op 6 december 2011 gaat het nieuwe .xxx top-level domein open voor registratie voor het publiek. De .xxx domeinnaam extensie is primair bedoeld om gebruikt te gaan worden door de “adult entertainment” industrie, in de volksmond ook wel de porno industrie genoemd. De introductie van deze nieuwe domeinnaam extensie brengt verschillende risico’s voor bestaande merkhouders met zich mee. Het meest reële gevaar voor merkhouders is dat hun zorgvuldig opgebouwde en onderhouden reputatie schade kan lijden als zij in verband wordt gebracht met pornografie, naaktheid en andere seksuele inhoud. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat speelgoed voor kinderen verkoopt onder het merk PLAYFULLCHILDREN zal niet graag een pornografische website onder de domeinnaam http://www.playfullchildren.xxx geregistreerd willen zien. Dit roept namelijk allerlei vreemde ongewenste associaties met het merk op.
Om dergelijke situaties te voorkomen biedt ICM registry, de register instantie voor .xxx, merkhouders de gelegenheid om gebruik te maken van de opt-out regeling ten aanzien van de domeinnaam extensie, bijvoorbeeld door het reserveren en blokkeren van hun merk ter registratie. Indien onverhoopt toch het merk misbruikt wordt, dan kan de gewraakte domeinnaam achterhaald en/of geblokkeerd worden door middel van een van de daarvoor bestemde rechtsbeschermende middelen. Deze middelen staan ook ter beschikking ten aanzien van individuen met betrekking tot hun naam/hoedanigheid.
De Sunrise aanvragen
In de periode van 7 september tot 28 oktober 2011 heeft ICM Registry twee zogenaamde Sunrise fases ingelast, Sunrise A en Sunrise B. Een Sunrise is een fase in de lancering van een nieuwe domeinnaam extensie waarbinnen, bijvoorbeeld, merkhouders de domeinnaam die correspondeert met hun merk kunnen reserveren. In de eerste fase, de Sunrise A, kunnen merkhouders die werkzaam zijn in de porno industrie hun domeinnaam reserveren.
In fase twee, de Sunrise B, kunnen merkhouders uit andere sectoren er voor kiezen om een beroep te doen op de opt-out regeling ten aanzien van het .xxx domein. De domeinnaam http://www.uwmerk.xxx/ zal, na een succesvolle Sunrise B aanvraag, niet beschikbaar zijn ter registratie en zal slechts verwijzen naar een standaard informatie pagina waarop een neutraal statement te zien zal zijn dat zegt dat het domein niet beschikbaar is voor registratie.
Om voor de Sunrise B aanvraag in aanmerking te komen is het vereist dat uw merk geregistreerd is voor 1 september 2011. Mocht uw merk ongeregistreerd, verlopen, ingetrokken, geannuleerd of anderszins teruggetrokken zijn, dan komt uw merk niet in aanmerking voor de Sunrise B. Ook een merkaanvraag voldoet niet aan de criteria van het beleid. De domeinnaam die u wenst te reserveren moet of:
- een exacte match zijn met uw merk;
- een exacte match zijn met uw merk, niet bevattende speciale characters zoals @, !, &; of
- een exacte match met de tekstuele component van uw samengestelde merk (bijvoorbeeld een woord/beeld merk), op die voorwaarde dat de tekstuele component niet gedisclaimed is of buiten de bescherming valt van de registratie of de commerciële beeld impressie van het merk.
Uw Sunrise aanvraag moet ingediend worden bij een daarvoor geaccrediteerd .xxx registratie punt. Indien er na het verlopen van de Sunrise fase, meerdere succesvolle Sunrise B aanvragen zijn ingediend wordt de domeinnaam in kwestie zondermeer geblokkeerd. Doet het geval zich voor dat een porno provider succesvol een aanvraag heeft ingediend in de Sunrise A fase en u een aanvraag heeft ingediend in de Sunrise B fase, welke aanvraag is gevalideerd, dan zal de aanvrager van de Sunrise A prioriteit worden verleend ten aanzien van de registratie en ook het gebruik van de domeinnaam. Wel zal de Sunrise A aanvrager op de hoogte worden gesteld van uw IE claims ten aanzien van de domeinnaam.
Mijn merk heeft een .xxx domeinnaam! Wat nu?
Gelukkig zijn er verschillende rechtsmiddelen tot uw beschikking zodat u alsnog er voor kunt zorgen dat uw merk niet langer in verband wordt gebracht met porno en andere duistere praktijken.
De RES procedure:
Allereerst staat de Rapid Evaluation Service (RES) tot uw beschikking. RES is een snelle arbitraire procedure die bedoeld is om snel een oplossing te bieden in zaken waarin het heel duidelijk gaat om misbruik van welbekende geregistreerde merken of persoonlijke of professionele merken. Denk bijvoorbeeld aan http://www.philips.xxx of http://www.heineken.xxx/ . In een dergelijk geval is misbruik snel aangenomen. RES is in het leven geroepen om de bijzondere schending zaken te behandelen, er wordt ook een afweging gemaakt van de niet standaard URDP factoren zoals het werkelijke gebruik, reputatie en het onderscheidende karakter van het merk in kwestie.
De geheel elektronisch verlopende procedure kan aanhangig worden gemaakt bij de service provider voor de .xxx RES, te weten het National Arbitration Forum (http://www.adrforum.com/). Ook al wordt de RES procedure tot nu toe alleen gebruikt in zaken waarin er duidelijk sprake is van misbruik, toch ziet de toekomst van deze procedure als efficiënt rechtsmiddel tegen misbruik van domein namen er rooskleurig uit. Met name de snelheid waarmee men kan opkomen voor zijn recht maakt dit middel tot een veelbelovend instrument. In de procedure kan men namelijk al binnen twee dagen na indiening van de klacht een voorlopige beslissing tot blokkade van de domeinnaam krijgen. Al na 10 dagen na antwoord van degene die de domeinnaam heeft geregistreerd volgt de eindbeslissing in de zaak. De RES kenmerkt zich aldus als een snel en effectief rechtsmiddel, hetgeen het aantrekkelijk maakt voor rechthebbenden om misbruik reeds in de beginfase te stoppen.
De UDRP procedure:
Een tweede rechtsmiddel dat kan worden ingezet in zaken waarin misbruik van recht niet onomstotelijk vaststaat of in zaken waarin de uitkomst van de RES procedure niet bevredigend was, is de UDRP procedure. UDRP staat voor Uniform Dispute Resolution Policy en is in wezen een procedure waarbij domeinnaam geschillen worden voorgelegd aan een daartoe geaccrediteerde arbitraire service provider. De actuele versie van deze procedure is sinds oktober 1999 van kracht en het staat bekend als een efficiënte manier om controle te verkrijgen over een domeinnaam die overeenkomt met eenmerk.
Om in deze procedure succesvol te zijn moet de klager aan een drietal eisen voldoen. Ten eerste moet de klager aantonen dat de bestreden domeinnaam identiek is aan, of verwarrend gelijk is aan, een merk waarvan hij de rechten heeft. Ten tweede moet de huidige domeinnaam houder geen rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam hebben. De derde eis is dat de domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt en is geregistreerd. Kwader trouw wordt aangenomen, bijvoorbeeld, door aan te tonen dat de domeinnaam geregistreerd is met het oog op het verkopen hiervan aan u of een concurrent.
Is voorkomen beter dan genezen?
Waar sommigen het Sunrise model verdedigen als zijnde een adequaat systeem om preventieve maatregelen te treffen ten aanzien van het beschermen van merken in het aankomende .xxx domein, stellen anderen dat het registreren van domeinnamen ter verdediging van het eigen merk een aanzienlijk kostenplaatje met zich meebrengt. Afhankelijk van welke ICANN erkende registrar u selecteert kunnen de kosten voor het blokkeren van een domeinnaam in het .xxx domein voor de duur van 10 jaar tussen de € 200,- en € 300,- bedragen. Voor bedrijven die een omvangrijke merkenportfolio hebben zullen de kosten dan al snel gaan oplopen. Dit is nog sterker het geval bezien in het licht van het nieuwe gTLD programma, welke ICANN van plan is te lanceren in januari 2012. Bedrijven worden aldus geconfronteerd met een dilemma, wilt u uw merk beschermen dan kan het u een aanzienlijk investering kosten, beschermt u uw merk niet dan kunt u geconfronteerd worden met reputatie schade. Uiteindelijk zal iedere rechthebbende hierin een weloverwogen keuze moeten maken.
Voor bedrijven die de kat uit de boom kijken en geconfronteerd worden met misbruik van hun merk, bieden de RES en URDP procedure twee elektronische arbitraire rechtsmiddelen om het misbruik van hun merken in het .xxx domein te bestrijden. Mocht dit niet resulteren in de gewenste uitkomst, dan staat nog altijd de weg naar de rechter open.
Uiteindelijk komt het neer op de vraag of voorkomen beter is dan genezen. Een geslaagde Sunrise B aanvraag kan uw Legal en Marketing afdelingen een boel kopzorgen besparen, maar ze kunnen wel gepaard gaan met aanzienlijke kosten. In ieder geval is het verstandig als merkhouder om uw ogen te richten op het .xxx domein, ook al mag dit niet onder werktijd.
mr. Jeroen Dubach en mr. Gino van Roeyen, BANNING Advocaten
