Geen monopolie voor Calvin Klein op de letters CK

Oppositie tegen CK CREACIONES KENNYA

Calvin Klein is een van de bekendste producenten van luxueuze kleding en accessoires. Zij heeft diverse merken voor kleding, waaronder beeldmerken met een gestileerde kleinere C gevolgd door een grotere K. Een Spaanse onderneming (Zafra Marroquineros) gebruikt diezelfde afkorting CK op haar kleding en accessoires, nu eens afzonderlijk en dan weer met de toevoeging (in kleinere letter) Creaciones Kennya. Als Zafra het Gemeenschapsmerk CK CREACIONES KENNYA als woordmerk wil registreren bij het OHIM stelt Calvin Klein oppositie in.

De oppositie is onder meer gebaseerd op art. 8 lid 1 sub b GMVo (gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke of soortgelijke waren, waardoor verwarring bij het publiek ontstaat) en art. 8 lid 5 GMVo (bescherming van een bekend merk tegen aantasting en meeliften). Het OHIM wijst de oppositie in twee instanties af, omdat de tekens onvoldoende zouden overeenstemmen.

Beoordeling door het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA)
In beroep analyseert het GEA nogmaals zorgvuldig de casus. Allereerst wordt vastgesteld dat de waren identiek zijn (kleding). Vervolgens worden de conflicterende tekens vergeleken, waarbij het GEA als uitgangspunt neemt dat een samengesteld merk (zoals CK CREACIONES KENNYA) slechts kan overeenstemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bestanddeel daarvan (zoals CK) indien dit bestanddeel dominerend is in de totaalindruk van het samengestelde merk. Dat is volgens het GEA niet het geval. De woorden CREACIONES KENNYA nemen een veel belangrijker plaats in qua omvang en vormen een eenheid die het geheel domineert, ook omdat CK een samenstelling is van de eerste twee letters van de woorden. Dat het merk begint met de letters CK is niet voldoende om die letters dominerend te maken. De merken van Calvin Klein zijn bovendien verschillend gelet op hun specifieke grafische vormgeving. Fonetisch en begripsmatig is er ook geen overeenkomst tussen CK CREACIONES KENNYA enerzijds en Calvin Klein’s CK merken anderzijds. Het GEA concludeert dat de merken niet overeenstemmen en dat er daarom geen gevaar voor verwarring bestaat.

Copycat gedrag wordt niet meegewogen
In hoger beroep maakt Calvin Klein vooral bezwaar tegen het feit dat niet alle omstandigheden zijn meegewogen, met name de omstandigheid dat Zafra in feite heel prominent de letters CK op haar waren gebruikt, kennelijk om aan te haken bij Calvin Klein. Dat is een heel begrijpelijke frustratie, maar Calvin Klein miskent hiermee de aard van een oppositieprocedure. Wat wordt getoetst is of het merk zoals aangevraagd eventueel inbreuk maakt op de oudere merken. Het gedrag van de aanvrager in de markt is daarbij niet relevant. Het Europese Hof formuleert dit als volgt: “de overeenstemming moet worden beoordeeld op basis van de intrinsieke kenmerken van de merken en niet op basis van omstandigheden die verband houden met de handelwijze van de aanvrager van het gemeenschapsmerk (r.o. 46)”. Het Hof voegt daar nog wel aan toe dat dergelijk gedrag “uitermate relevant” is in de context van een inbreukprocedure.

Bekendheid van CK?
Een ander, naar mijn mening reëel bezwaar van Calvin Klein is dat geen rekening is gehouden met de omstandigheid dat vrijwel iedereen de letters CK zal associëren met Calvin Klein, niet alleen omdat Calvin Klein zeer bekend is maar ook omdat het in de modebranche gebruikelijk is producenten aan te duiden met hun initialen. Alleen al om die reden zou meer betekenis moeten toekomen aan de eerste twee letters van het merk CK CREACIONES KENNYA.

Het Hof stelt allereerst vast dat het GEA bij haar analyse in feite een verkeerd uitgangspunt heeft genomen. Het is niet zo dat in een samengesteld merk het met het oudere merk overeenstemmende element dominant moet zijn om tot het oordeel te komen dat de tekens overeenstemmen. De merken moeten in hun geheel worden beschouwd. Mogelijk is een dominerend bestanddeel beslissend in de beoordeling, maar dan alleen als de andere elementen zijn te verwaarlozen. Deze overweging kennen we onder meer uit het recente arrest Carbonell (C-498/07).

Vervolgens laat het Hof de beoordeling door het GEA echter in stand, omdat daarin alle relevante elementen zijn meegewogen en het GEA uiteindelijk tot de conclusie komt dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen. In de feitelijke beoordeling zelf treedt het Hof niet. En als de tekens in het geheel niet overeenstemmen kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar, ook niet als de afkorting CK zeer bekend is onder het publiek. Om dezelfde reden kan Calvin Klein geen beroep doen op de bijzondere bescherming van bekende merken (art. 8 lid 5 GMVo): als er geheel geen overeenstemming is tussen de tekens komt men aan die bescherming immers niet toe.

Dit laatste punt in het arrest valt te bekritiseren. Analytisch is het juist dat als tekens geheel niet overeenstemmen, andere variabelen zoals de bekendheid van het oudere merk geen rol meer spelen. Enige overeenstemming tussen de tekens is een ondergrens om tot de beoordeling van verwarringsgevaar te komen. Waar het fout gaat is in de vaststelling van het GEA dat er geheel geen overeenstemming is. Die vaststelling is evident onjuist, omdat het merk CK CREACIONES KENNYA het oudere merk CK omvat. Dat is nu juist de aanleiding voor het GEA om tot een gedetailleerde analyse over te gaan, die anders immers niet nodig was geweest. Een juistere conclusie zou zijn geweest dat er weliswaar overeenstemming is, maar dat die – volgens het GEA – onvoldoende is voor het aannemen van verwarringsgevaar. In die formulering is er ruimte om de bekendheid van Calvin Klein’s CK merken mee te nemen, en had de klacht van Calvin Klein wellicht moeten slagen.

mr. Maarten Schut, Kennedy Van der Laan